«Я – настоящая одесская вещь» или танцы с бубном под аккордеон

Benya & Zubrik — популярный отечественный бренд, не лишенный юмора и оригинального подхода к дизайну. Множество восторженных комментариев, сотни шеров, десятки тысяч лайков — в центре внимания провокационные принты: «LOUIS BIDON», «CHAVEL», «GUSSI», «KINZA».

Но у нас тут серьезные юридические темы, поэтому затронем и правовую сторону всего этого неповторимого одесского юмористического дизайна. Ведь все хорошо в этих принтах, почти все… Кроме нарушенных прав интеллектуальной собственности, в том числе некоторых норм конкурентного законодательства.

Да, кстати, сегодня будем играть в «ассоциации». Правила игры простые — загадывать ничего не нужно, за основу берем один из принтов, а лучше — каждый по очереди, и придумываем ассоциацию. А еще будем играть в имитацию, устанавливать сходство используемых обозначений и, конечно же, шутить.

Начнем с принта «Louis Bidon», который ассоциируется с чем? Правильно — с известным брендом Louis Vuitton. Или, например, принт «Gussi» — прямая отсылка к бренду Gucci. В принципе, с остальными принтами вопросов не должно возникнуть, все довольно просто. Вдобавок применим правила, установленные для определения сходства обозначений, и проведем небольшой следственный эксперимент.

При определении сходства словесных обозначений учитывается звуковая, визуальная и смысловая схожесть. За пример возьмем смешной принт «Gussi» и сравним с торговой маркой Gucci. Обратите внимание, принт выполнен оригинальным фирменным шрифтом, который используется брендом для обозначения торговой марки на товарах, витринах магазинов, в рекламе и т.п. Вот вам для сравнения оригинал.

При этом оба обозначения имеют одинаковое количество слогов, количество гласных и согласных букв, одинаковое ударение, порядок написания латиницей, совпадение элементов обозначения и многое другое в целом. Единственное отличие обозначений — в подмене букв латинского алфавита. Впрочем, такое отличие не может быть признано существенным в силу явных признаков сходства.

Указанные выше признаки сходства по аналогии можно применить и к остальным принтам.

Они настолько похожи с оригинальными торговыми марками, что их можно спутать и ввести потребителя в заблуждение. Или просто спутать, что все равно влечет некоторые юридические последствия.

На практике такое сходство определяется специальным термином — имитация (прим. торговой марки). Проблема подражателя заключается в том, что имитация подразумевает заимствование репутации хорошо известного бренда.

К чему это все? А к тому, что использованием торговой марки считается не только ее применение в той форме, в которой она зарегистрирована, но и в форме, которая отличается лишь некоторыми элементами, в целом, не имеющей существенных отличий. Вот незадача.

*Бренды Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Kenzo являются зарегистрированными на территории Украины торговыми марками.

С принтом «Chavel» вообще хохма. Помимо прямой ассоциации с общеизвестным брендом Chanel, в принте банально использован оригинальный логотип. В данном случае, даже не придется доказывать сходство и проводить долгосрочную судебную экспертизу — простой обыватель с седьмого километра сможет установить идентичность (тождественность) использованной торговой марки.

*Логотип Chanel зарегистрирован в виде торговой марки более чем в 50 странах мира. В частности в США, Канаде, Китае, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Израиле, странах Европы, Азии, СНГ, в том числе в Украине.

Попытки оправдать это пародией в силу юмористического характера используемого обозначения не будут иметь успеха, поскольку законодательство Украины в сфере защиты прав на торговые мари не содержит таких понятий. Поэтому правообладатели известных торговых марок (прим. Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Kenzo) имеют все основания для защиты нарушенных прав в установленном порядке (взыскание убытков, изъятие контрафакта и прочие страшные слова).

Но и это еще не все. Конкурентное законодательство Украины содержит одну немало важную норму, в соответствии с которой запрещается неправомерное использование чужих обозначений в виде имени, коммерческого названия, торговой марки или похожих на них обозначений. Однако это уже совершенно другая история

— Андрей Бондаренко

Zara и плагиат

Сайт о моде и бизнесе The Fashion Law составил топ-10 случаев плагиата в 2016 году. Первое место занимает спор Zara против независимой художницы Tuesday Bassen. Расскажем вам о подробностях спора, который повлек за собой обвинения со стороны еще 20 дизайнеров.

Tuesday Bassen, художница из Лос-Анджелеса, рисующая для многих известных брендов, среди которых Nike, Adidas, Playboy, The New Yorker, опубликовала в своём Инстаграмме информацию о копировании со стороны испанского гиганта моды.

Работы Tuesday Bassen в виде значков и принты на вещах Zara

Художница узнала о нарушении от своих фанатов, которые отправили ей «сотни сообщений», после чего поручила юристу обратиться с претензией. Но больше всего художницу возмутил ответ Zara.

Zara откинула все обвинения. «Якобы дизайн вашей клиентки не имеет различительной силы, чтоб где-либо в мире его ассоциировали с Tuesday Bassen» напоследок заявив, что «98 миллионов людей в мире знают, что такое Zara» намекая, что никто не знает её в качестве независимой художницы. Tuesday Bassen была обескуражена: «Zara заявила: «Мы гигантская корпорация, а вы простой художник, поэтому вы ничего не можете сделать, потому что никто не знает о вас. Zara знает, что я по сути бессильна, потому что у меня меньше денег, чем у них.»

Что ж, аргументы Zara, что дизайн Bassen «слишком прост» для защиты вызывает у нас недоумение. Кажется, Zara забыла, что оригинальные иллюстрации подлежат защите сразу после создания и «фиксации на материальном носителе».

В области интеллектуальной собственности существует проблема, которая носит название «Доктрина идея-выражение» (idea-expression dichotomy). По доктрине, если существует ограниченное количество способов выразить идею либо воплотить её в работе, то выражение такой идеи не подлежит защите, так как идеи не могут быть защищены авторским правом. Но иллюстрации Tuesday Bassen имеют отличительные и сложные детали, например, надпись «Erease you» на ластике («стирательной резинке») и «Keep out» на дневнике с сердцем-замочком. Поэтому эта доктрина не может применяться в этом случае.

Утверждение Zara, что в мире никому не известно о Bassen и её продажах в собственном интернет магазине – не имеет абсолютно никакого значения. Признание «общеизвестным» может быть аргументом в споре о торговых марках (наименований, логотипов или элементов упаковки) но никак ни в споре об авторском праве, которое регулирует художественные произведения. Используя эти аргументы у Tuesday Bassen есть все шансы на успешную юридическую борьбу с Zara. Художница собирается обеспечить защиту всем своим работам, что будет недешево, но поможет в долгосрочной перспективе. В дальнейшем она собирается потягаться с промышленным гигантом, так что будем следить за этим делом.

UPD:

Компания Inditex, материнская компания Zara, поспешила заладить конфликт:

«Inditex уважает индивидуальное творчество всех художников и дизайнеров и очень серьезно воспринимает все претензии, касающиеся прав третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности. Inditex связались с адвокатами Bassen, и изъяли из продажи спорный товар. Юридический отдел держит контакт с адвокатами Bassen для как можно быстрого урегулирования ситуации».

Однако это было слишком запоздалой реакцией. Публичное обсуждение продолжил Adam J. Kurtz, который также обвинил компанию в воровстве, и создал специальный сайт, где собрал работы более 20 независимых дизайнеров, которые пострадали от копирования со стороны Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius.

Adam планирует объединить всех пострадавших дизайнеров, для подачи коллективной претензии, так что будем следить за этим делом.

Максим Попов
Советник по юридическим вопросам

Dolce & Gabbana обвиняют Philipp Plein, а мы рассказываем о «не-конкуренции»

Дизайнер Philipp Plein поделился в своём Instagram фотографией документа, который он получил от юриста Dolce & Gabbana.

Просмотр итальянских фильмов про мафию в оригинале позволил нам разобраться в тексте претензии. DG недовольны двумя своими бывшими сотрудниками, Andrea Lanza Cariccio и Jaco Cuccato, которые пытались переманить продавцов-консультантов DG в новый магазин Philipp Plein. Сам дизайнер не стал отрицать этих попыток, и отреагировал эмоционально. «Это свободная страна и все желающие могут сами выбрать, кем они хотят работать!!». Dolce & Gabbana пока никак не отреагировали на этот инциндент.

Что ж, поможем вам разобраться является ли Италия свободной страной и что такое «соглашение о не-конкуренции».

Нанимая сотрудников или работая по договору компании хотят защитить свою ценность — информацию. В процессе работы сотрудники узнают производственные секреты, планы компании, списки клиентов и другую конфиденциальную информацию. Разглашение конкурентам, либо открытие работниками собственного бизнеса в этой сфере нанесет ущерб компании-работодателю. Поэтому для защиты подписывают «соглашение о не конкуренции». Соглашение запрещает сотрудникам переходить к конкурентам и открывать собственное дело в этой сфере в течение определенного времени. Иногда запрет распространяется даже на инвестирование в конкурентов.

Соглашение может быть подписано не только при приёме, а и в процессе работы и даже во время увольнения. Чаще всего это выглядит отдельным пунктом договора и называется NCC (non-compete clause).

Неизвестно, подписывали ли продавцы-консультанты такое соглашение с Dolce & Gabbana, так как они не топ-менеджмент и вряд ли владеют какими-то секретами. Но итальянское законодательство это разрешает, хоть и с некоторыми ограничениями. Запрет не может быть пожизненным, либо на территории всего мира. Гражданский кодекс Италии требует указать точный срок, территорию запрета и конкретную деятельность или профессию. При этом максимальный срок ограничения составляет 3 года для обычных сотрудников и 5 лет для руководителей.

А как же с не-конкуренцией в Украине?

Прежде всего, в Украине не-конкуренция не определена законом и поэтому на практике применять её следует осторожно.

Если просто вписать NCC в трудовой договор, то это не будет иметь юридической силы. Трудовой Кодекс Украины (ТКУ) закрепляет право сотрудника одновременно работать в нескольких компаниях, если другое не предусмотрено законом и договором. Да, в трудовом договоре можно запретить сотрудничать с конкурентами, но только пока действует ЭТОТ договор. Другими словами, как только работник увольняется, он свободно может устраиваться в абсолютно любую компанию. Статья 21 ТКУ даёт всем гражданам Украины на свободный выбор профессии и работы. А любые попытки ограничить это право будут недействительными, согласно статье 9 ТКУ.

С конкуренцией через открытие собственного бизнеса аналогично. Статьи 6 и 43 Хозяйственного Кодекса Украины (ХКУ) предусматривают свободу предпринимательства, и попытки ограничить это через трудовой договор также будут недействительными.

Есть ли варианты защитить себя в Украине от переманивания конкурентами? Да. Пока законом нет четких правил не-конкуренции, юристам приходится ухитряться и придумывать свои способы защиты. Этих способов не так много, но они активно применяются для недопущения конкуренции. О самих вариантах защиты мы расскажем в какой-то из следующих публикаций.

Оставайтесь на связи 🙂

Максим Попов
Советник по юридическим вопросам

По горячим следам: Michael Jordan v. Qiaodan Sports Co.

Буквально пару дней назад в нашем лакшери-блоге #fashionlaw была опубликована заметка о победе Майкла Джордана в Верховном народном суде Китая, где известный баскетболист отстоял свои права и запретил использование своего имени в производстве местной компанией спортивной одежды и обуви. Однако в данном деле расставлены далеко не все точки над «і», поэтому в сегодняшней статье будет раскрыта суть спора Michael Jordan v. Qiaodan Sports Co.

Предметом указанного дела, длившегося последних 4 года, являлось незаконное использование имени Майкла Джордана. Позволю себе напомнить вам, что компания Qiaodan Sports Co. имеет более 6000 магазинов по всему Китаю (просто представьте сумму дохода компании). Помимо магазинов, компания Qiaodan Sports Co. имеет почти 100 зарегистрированных торговых марок, которые пародируют бренд «Jordan». Среди этих торговых марок силуэт Майкла Джордана в полете — «Air Jordan», и его командный номер «23», который ассоциируется с баскетболистом не меньше, чем его имя.

Более того, название компании «Qiaodan», имеющее произношение «Чи-о-дан», является китайским вариантом транслитерации «Jordan». Невиданная наглость, не правда ли? Знак «Qiaodan» имеет несколько регистраций – как в англоязычном варианте, так и с использованием китайских иероглифов. А самое удивительное, что компания Qiaodan Sports Co. существует с 1984 года, и по наше время активно изготавливает подделки.

Казалось бы, суд выигран, дело в шляпе. Но не все так просто, как хотелось бы. Дело в том, что Верховный народный суд Китая не признал зарегистрированные компанией Qiaodan Sports Co. торговые марки недействительными, нет. И нет, не запретил этой компании использование бренда «Jordan» в каком бы-то ни было виде. Суд всего лишь обязал патентное ведомство Китая пересмотреть (прим. провести повторную экспертизу) решение о регистрации торговой марки — транслитерации имени «Jordan», изложенного китайскими иероглифами. А компании Qiaodan Sports Co. – привести используемые ею бренды в соответствие с законодательством Китая.

При этом требование Майкла Джордана по торговой марке «Qiaodan» было отклонено в связи с тем, что оно недостаточно ассоциируется с именем баскетболиста.
Тут, конечно, опять уместен мем с плачущим темнокожим мужчиной, но все-таки результатом спора стала маленькая победа. Сам Джордан заявил, что рад такому решению суда, не смотря на сложившуюся практику разрешения подобных споров в Китае: «Китайские покупатели заслуживают того, чтобы знать, что Qiaodan Sports Co. и их товары не имеют никакого отношения ко мне.»

Вместе с тем, адвокаты Майкла Джордана не остановились на начатом и подали несколько исков против компании Qiaodan Sports Co. с целью возместить причиненные убытки. Вероятно, что срок нарушения прав баскетболиста, как и суммы убытка, будут насчитаны с 1984 года…

Чем закончится эта судебная тяжба, остается только угадывать. Как бы там ни было, возможно, эта победа станет первым шагом в заключительной борьбе с китайскими подделками, которые каждый год наносят миллиарды убытков производителям оригинальных товаров.

Андрей Бондаренко
Патентный консультант

Майкл Джордан вновь перехватил инициативу, но теперь в зале суда

Возможно, Вы слышали, что в Китае очень своеобразная политика в сфере интеллектуальной собственности – как сложно там бороться с подделками и другими проявлениями недобросовестной конкуренции. Дело в том, Китайское правительство имеет очень лояльное отношение к местному производству. Даже если Вы производитель товаров с международным именем, то в Китае это ровным счетом не значит ничего. Национальным законодательством вопрос урегулирован довольно просто – практически любое лицо может зарегистрировать известный бренд в той или иной форме в виде торговой марки. При этом оспорить такую регистрацию довольно проблематично.

Тем не менее, как сообщает международное издание Bloomberg, адвокату, представляющему интересы Майкла Джордана, удалось убедить Китайский суд в своей правоте и запретить использование имени баскетболиста в производстве спортивных товаров местной компанией. Сам адвокат назвал такое решение суда «аномалией». И я с ним полностью согласен.

В отличие от Китая, в Украине такие недобросовестные посягательства третьих лиц не допускаются: не могут быть зарегистрированы знаки, которые способны ввести в заблуждение относительно товара или производителя этого товара; не могут быть зарегистрированы в виде торговой марки имена известных в Украине лиц без их разрешения.

В случае выявления попытки третьего лица зарегистрировать Ваш бренд для личных корыстных целей, национальным законодательством предоставляется возможность опротестовать поданную заявку на стадии экспертизы торговой марки. Даже если Вы упустили такую возможность, то стоит обратиться за защитой своих прав и интересов в Апелляционную палату при Госслужбе интеллектуальной собственности или непосредственно в суд.

Андрей Бондаренко

Патентный консультант

Подделки: как от них защититься

Остерегайтесь подделок, заказывайте только оригинального Kanye West

В начале декабря 2016 года одесские полицейские нашли цех по подделке известных брендов. По сообщению пресс-службы, в результате обысков было найдено 1200 предметов одежды, с использованием маркировки известных мировых брендов, таких как «Burberry», «Givenchy», «Moschino», «СHANEL», «VERSACE».

— Накладная есть на товар?

Начато уголовное дело по незаконному использованию знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара (часть 3 статьи 229 уголовного кодекса Украины). Виновникам грозит штраф от 170000 до 255000 грн (10000-15000 необлагаемых минимумов доходов граждан) и с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Фальсификаторов, конечно же, мы не защищаем, но добросовестным продавцам, которые случайно стали жертвами преступников помочь возможно.

Если бы эти товары попали на полки магазинов, то такие продавцы понесли бы аналогичное наказание за продажу контрафакта — штраф от 170000 до 255000 грн и возможное лишение права торговать. Более того, владелец торговой марки может потребоватьвозместить убытки от торговли контрафактом в размере стоимости оригинальной продукции.

Если вы думаете, что в Украине с подделками не борются, то вы ошибаетесь. Тут совсем свежий приговор по спортивным костюмам Аdidas,  вот, например, уголовное дело не только по сумкам, а и по чехлам именитых брендов. А здесь  продажа комплекта Tiffany and Company обернулась конфискацией контрафкта, оплатой полной стоимости оригинала, штрафом, возмещение судебных расходов и арестом автомобиля на время суда.

Каждый магазин ответственно подходит к приёму товара, осматривая их на соответствие заказу, качество и возможные дефекты. Но важно также получить от поставщика юридические гарантии на товар, в том числе что товар не является подделкой.

Быстрее расскажите как защититься от таких поставщиков

Для начала, в письменном виде (можно прописать всё это в договоре), указываем гарантии поставщика, что товары не являются подделками (контрафактом), на них добросовестно нанесены товарные знаки или объекты авторского права.

Если у поставщика есть еще какие-либо документы, подтверждающие легальность (доказательства покупки напрямую у производителя, растаможка товара, сертификаты, прочее) — чудесно! Берем копию такого документа, просим поставщика заверить её (поставить подпись, дату и печать) и подкладываем под договор.

А если товар всё равно окажется подделкой, что тогда?

Сначала вас могут ждать претензии от покупателей (опасно!), производителей (очень опасно!) либо правоохранителей (максимальный уровень опасности!).

Поэтому во-первых, нужно обязать поставщика самостоятельно нести ответственность перед третьими лицами (покупатель, поставщик, органы) и в наиболее короткий срок попытаться урегулировать этот спор без вашего участия приняв весь удар на себя.

Во-вторых, снова в письменном виде (и снова лучше всего это указать в договоре) получить гарантии поставщика о возмещении всех расходов (штрафов, убытков, судебных расходов, и прочее), которые могут появиться у магазина от продажи подделок.

Возмещать расходы всё равно придется через суд, однако эта письменная гарантия позволит сделать это легче и быстрее.

По штрафам понятно. Но не опасно ли работать с новыми поставщиками?

Тут вступает в силу еще более важный момент — проверка контрагента (поставщика). Если ваш поставщик юридическое лицо (ООО/ТОВ), то обязательно проверьте размер его уставного капитала. Ведь если его уставной капитал окажется в размере 1000 грн (как это часто бывает), то больше этой тысячи вы можете и не получить. Если же поставщик является физическим лицом-предпринимателем (ФОП), то он будет отвечать всем своим имуществом (хотя, у таких предпринимателей тоже может ничего не оказаться). Поэтому вторым этапом желательно проверить судебный реестр — вдруг поставщик уже был замечен в недобросовестных действиях.

Совет от настоящего Kanye:

Помните, что бизнес начинается с регистрации, поэтому мы помогаем на любых этапах и растём вместе с вами. От найма сотрудников и договоров поставки товаров до франшизы, для экспансии вашего бизнеса.

Пишите нам на почту welawfashion@gmail.com или через фейсбук facebook.com/welawfashion/.

Ведь цена ошибки будет гораздо дороже цены за работу хорошего юриста.

— Максим Попов
Советник по юридическим вопросам

Если дочитали сюда, и хотите еще:

 Три полосы Adidas более не охраняются торговой маркой

Спорные фото: реклама Tiffany & Co, футболка Forever 21

Использование чужих логотипов на своих вещах. Пример Gucci и Coolporate